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为什么有人对同样的技术方案,既申请实用新型又申请发明,且不希望放弃实用新型

为什么有人对同样的技术方案,既申请实用新型又申请发明,且不希望放弃实用新型


当发明人要求,在同样的技术方案下,即申请实用新型又申请发明,但其不希望放弃实用新型专利时,可以通过在其中一个专利的权1中加入区别技术特征,以使两个专利保护的范围不同,当同日申请时,一个文件对另一个文件既不构成现有技术,也不构成抵触申请,同时,两个文件又属于不同的发明创造,均可以授予专利权。 但是,发明人为什么不在同一个专利中涵盖其所有希望保护的范围,然后对同样的专利既申请实用新型也申请发明


同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。


之所以作出这一规定,是因为在同一个时间段是不能存在两件保护范围完全重合的专利存续的,否则这两件专利互相排斥,法理上会形成悖论,容易造成不利影响。


在早期的专利实践中,是不允许同时申请实用新型和发明的。现下允许同时申请,实际是开了一个方便申请人的口子。毕竟有一些技术方案,申请实用新型能够授权,申请发明又差那么一点点,不申请发明又有些不甘心。与其纠结来纠结去,不如两个都申请了试试,对吧?而且同时申请实用新型和发明,可以更早地获得授权(实用新型短平快的优点),在获得发明的授权之后又提高了证书的含金量,确实是很不错的选择。


回到题主的问题,涉及两种操作:


1、通过区别技术特征,使得两个专利权的保护范围区分开来,从而不属于“同样的发明创造”,获得两本证书。


2、放弃发明或实用新型中的一项,只获得一个专利权。


选择2其实没什么可以说的,属于常规操作,代理所一般也默认如此操作。通常,由于发明的含金量比较高,大部分的申请人会选择留下发明,放弃实用新型。


选择1属于骚操作。在合法的框架内可以更大程度的为申请人获取更多的利益。


我们知道,发明证书的含金量高于实用新型,主要原因在于发明经历了实质审查的考验。然而,获得授权的专利并不是天然稳定的,在上了法庭之后,除了考虑侵权判定时的范围问题,还有可能需要接受无效宣告的挑战。


由于专利法第22条对发明和实用新型在创造性的高度上的要求略有区别:


“创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。”


因此在无效宣告的过程中,如果是同样的技术方案,实用新型的无效难度往往比发明更难。 这体现在结合对比文件比较创造性的过程中,对对比文件的数量和领域,实用新型的要求都会更加严格。也就是说,如果能够保留保护范围相近的实用新型和发明两本证书。实用新型在确权和无效的过程中很有可能成为更加致命的武器。


除了考虑到无效宣告的问题之外,在将专利打包转让或是许可给其他人的过程中,专利包的评估价格往往是以专利数量而论的。多一个实用新型,专利包的价格也能够更高。因此,如果能够保留实用新型,显然就能够卖得更贵。


唯一的缺点可能仅仅是需要多付那么点实用新型的年费了吧。


值得一提的是,选择1还存在几种变体:


1a、发明在实质审查阶段进行了修改,在权利要求1中补入原申请说明书的部分,使得发明本身与实用新型形成了较为显著的区别。发明的授权法理上来说不影响实用新型。这种情况下自然而然地,申请人将获得实用新型和发明两本证书。


1b、发明在实质审查阶段的末期,即将授权之前进行了修改。申请人主动通过加入区别技术特征,使得发明和实用新型两本证书都能够得到保留。这种情况下,发明的保护范围通常小于实用新型的保护范围。


1c、在撰写之初,就在发明和实用新型中任选其一,加入一些对保护范围影响不大的技术特征,使二者形成区别。显然,这种方法布局更早,考虑对更周全,是最为完善的做法。


当然,作为代理人,最不喜欢的其实是1c的做法。一来花了更多时间,二来申请人不一定领情,三来申请人也不愿意为这个增值服务付钱,即使付钱了也是付给代理所而不是给代理人,呵呵哒。目前,大家默认的做法普遍还是2或是1a。在申请人的要求之下,会采用1b的做法。1c的做法需要申请人主动在撰写之初提出来,显然,绝大部分申请人不具备这样的意识。

以上就是知嘟嘟专利转让网对既申请实用新型又申请发明,且不希望放弃实用新型的介绍

文章标签: 实用新型专利,发明专利
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